Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Merkenrecht – toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht

In artikel 2.20 BVIE is bepaald:

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:

a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

3. Met de voor de inschrijving der merken toegepaste rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren of diensten.

4. Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux -gebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen. De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een of meer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter.

In artikel 2.21 BVIE is bepaald:

1. Onder dezelfde voorwaarden als in artikel 2.20, lid 1, kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het in die bepaling bedoelde gebruik lijdt.

2. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

3. De merkhouder kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 2.32, lid 4 en 5, toegekende bevoegdheid.

4. De merkhouder kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 2.20, voor zover de merkhouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.

Voor de toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht dient te zijn voldaan aan het vereiste dat het gebruik van de merknamen te kwader trouw is geschied (artikel 2.21 lid 4 BVIE). Daarbij moet het gaan om een geval van moedwillig gepleegde inbreuk, waarvan sprake is indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (zie ook NJ 2009/83).

Voor wat betreft het begrip ‘winst’ moet onder ten gevolge van onrechtmatig gebruik van de merken genoten winst, waarvan de afdracht in artikel 2.21 lid 4 BVIE is geregeld, worden verstaan de nettowinst, d.w.z. de met de litigieuze diensten door de derde behaalde opbrengst minus de daarop verschuldigde belastingen en de rechtstreeks met het leveren van die diensten verbonden kosten (zie ook BIE 2006/28).

Om duidelijkheid te krijgen over de genoten winst, zal inzage in de financiële gegevens nodig zijn. Artikel 2.21 lid 4 BVIE bepaalt dat de inbreukmaker kan worden veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de genoten winst. Daarbij heeft tevens te gelden hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 43 Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Trb. 1995/130 (TRIP’s-Verdrag).

Hebt u omtrent merkenrecht vragen kunt u kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze merkenrecht advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken